Yenilenmeyen Markanın Fiili Kullanımı ve Kötüniyetli Tescil

Yenilenmeyen Markanın Fiili Kullanımı ve Kötüniyetli Tescil

İlgili hizmet sayfası → Marka Avukatı: Marka tescili, itiraz ve hükümsüzlük uyuşmazlıkları için hizmet sayfası.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 26.06.2025 tarihli ve E. 2025/3, K. 2025/4582 sayılı kararıyla, yenileme yapılmadığı için koruma süresi sona ermiş bir markanın sahibinin, işareti kullanmayı sürdürmesi hâlinde üçüncü kişinin sonraki tescilini hükümsüz kılabileceği sonucunu içeren bölge adliye mahkemesi kararını onadı. Karar, yenilenmeyen markanın akıbetini düzenleyen SMK m. 23 ve m. 6/8 çerçevesinin dışında kalan bir koruma hattını gösterir.

Olayın Özeti

Davacı, elektrik üretimine yönelik gaz motoru, gaz motor seti ve kojenerasyon üniteleri üreten bir şirkettir. Şekil unsurlu markası 19.03.2002'de 7. ve 9. sınıflarda tescil edilmiş, on yıllık koruma süresi 2012'de dolmuş ve marka yenilenmemiştir. Davacı, işareti Türkiye'de 1995'ten beri kullandığını ve koruma süresi bittikten sonra da kullanmaya devam ettiğini ileri sürmüştür.

Davalı, aynı ibareyi ve şekil unsurunu taşıyan markayı 2019'da kendi adına tescil ettirmiştir. Davacı, davalı markasının SMK m. 25 uyarınca geçmişe etkili olarak hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini istemiş; dayanak olarak önceki hak sahipliğini (SMK m. 6/3), tanınmışlığı ve kötüniyeti göstermiştir. Davalı, davacı adına tescilli marka bulunmadığını savunmuştur.

Yargılama Süreci

Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi sıfatıyla, bilirkişi raporlarını denetime açık bularak markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar vermiştir. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, raporlar arasında tanınmışlık iddiası bakımından çelişki bulunduğunu, bu çelişkinin önceki hak sahipliği ve kötüniyetli tescil iddialarının değerlendirilmesini engellemediğini belirterek hükümsüzlük sonucuna ulaşmıştır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, davalının temyiz itirazlarını reddederek bu hükmü onamıştır.

Yargıtay'ın kendi gerekçesi kısadır: bölge adliye mahkemesi kararında uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırılık bulunmadığı, HMK m. 369/1 ve m. 371'in uygulanmasını gerektiren sebeplerin bulunmadığı belirtilmiştir. Maddi hukuk değerlendirmesi, karar metninde aktarılan bölge adliye mahkemesi gerekçesinde görülür ve Yargıtay'ın onamasıyla kesinleşmiştir.

Kararın Gerekçesi

Bölge adliye mahkemesi önce maddi olguları sıralamıştır:

dava konusu markanın 2002 yılında davacı adına tescil edildiği, markanın 10 yıllık koruma süresinin 2012 yılında bittiği ve daha sonra yenilenmediği, davacının dava konusu markayı koruma süresi bittikten sonra da fiilen Türkiye'de kullanmaya devam ettiği, markanın davalı adına tescil edildiği tarihte de davacının markayı fiilen Türkiye'de kullandığı, önceki hak sahipliğine dayalı SMK'nın 6/3.maddesinde belirtilen hükümsüzlük şartlarının oluştuğu

İkinci aşamada kötüniyet değerlendirilmiştir. Mahkemeye göre davalı adına tescilli marka, şekil unsuru dahil davacının yenilenmemiş eski markasıyla bire bir aynıdır ve yalnızca rengi değiştirilmiştir. Davacı işareti Türkiye'de fiilen kullanmaktadır. Davalının, davacının markasından haberdar olmadan aynı işareti tesadüfen oluşturması hayatın olağan akışına aykırıdır. Davalı, gerçek hak sahibinin kendisi olmadığını bildiği hâlde markayı kendi adına tescil ettirmiştir. Mahkeme kötüniyetin bölünemeyeceğini, bu nedenle SMK m. 6/9'daki hükümsüzlük şartlarının davalı markanın tescil edildiği bütün sınıflar bakımından oluştuğunu belirtmiştir.

Kararın Anlamı

Karar üç noktada belirleyicidir. Birincisi, tescil korumasının sona ermesi, işaret üzerindeki bütün hakların sona ermesi anlamına gelmez. Tescilsiz kullanımdan doğan hak SMK m. 6/3 kapsamında bağımsız bir dayanaktır ve yenilenmeyen markanın sahibi, işareti kullanmayı sürdürdüğü ölçüde bu dayanağa başvurabilir. İkincisi, SMK m. 6/8'in iki yıllık süre sınırı bu hattı kapatmamıştır. Davalı tescil başvurusunu koruma süresinin bitiminden yaklaşık yedi yıl sonra yapmıştır; yine de önceki hak sahipliği esas alınmıştır. Üçüncüsü, birebir kopyalama kötüniyetin güçlü bir göstergesi olarak kabul edilmiş, tesadüf savunması hayatın olağan akışı ölçütüyle çürütülmüştür.

Önemli: Karar, yenilenmeyen markanın sahibine otomatik bir koruma tanımaz. Aranan unsurlar, süre bittikten sonra da devam eden fiili kullanım, kullanımın davalının tescil tarihinde sürüyor olması ve davalının bunu bilmesini düşündüren birebir kopyadır. Bunlardan biri eksikse sonuç farklı olabilir.

Doktrinde karşıt bir görüş vardır. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde yayımlanan çalışma, iki yıl geçtikten sonra yapılan başvurulara karşı gerçek hak sahipliğine dayanılmasını öneren görüşlere katılmaz ve gerekçe olarak kanun koyucunun SMK m. 6/8 ile eski marka sahibinin itiraz hakkını iki yılla sınırlamış olmasını gösterir¹. Onanan karar bu görüşle uyumlu görünmemektedir. Yargıtay, tartışmaya doğrudan girmemiş, bölge adliye mahkemesinin somut gerekçesini yeterli bulmuştur; bu nedenle kararın genel bir ilke kararı olarak okunması yerine, kötüniyet ve birebir kopya olgularının birlikte bulunduğu bir olay olarak değerlendirilmesi isabetlidir.

Uygulamada

Yenilemeyi kaçıran marka sahibi için kararın pratik dersi, kullanım delillerinin süre bittikten sonra da tarihli ve sürekli biçimde saklanmasıdır. Faturalar, kataloglar, reklam kayıtları ve satış belgeleri, hem SMK m. 6/8 kapsamındaki iki yıllık dönem hem de SMK m. 6/3 kapsamındaki sonraki dönem için ayrı ayrı önem taşır. Yenilemenin kaçırıldığı anlaşıldığında yeni başvuru gecikmeden yapılmalıdır; hak iddiası işaretin tescilsiz kullanımına dayandırılacaksa kullanım, üçüncü kişinin başvuru tarihinden önce kesintisiz olmalıdır. Delil ve ispat ölçütleri için Marka İtirazında ve Hükümsüzlük Davasında Kullanım İspatı Def'i makalesine bakılabilir.

Aynı işareti sicilden düşmüş bir markadan almayı düşünen üçüncü kişi için denetim noktası, işaretin piyasada hâlâ kullanılıp kullanılmadığıdır. Sicil kaydı yenilenmeme nedeniyle sona ermiş görünse bile kullanım sürüyorsa tescil, SMK m. 25 uyarınca hükümsüzlük davasına konu olabilir. Davaya ilişkin süre ve usul bakımından Marka Hükümsüzlük Davası rehberi ile Gerçek Hak Sahibi Tescilsiz Markasını Nasıl Korur? sorusu ilgilidir.

İlgili içerikler için bkz. Yenilenmeyen Marka: SMK m. 23, m. 6/8 ve Koruma Süresi Sonrası Haklar, Marka Hukuku Rehberi, Marka İtiraz Süreci ve Marka Hukuku.