Madrid Başvurusunun Reddi ve Engel Markaya Karşı Kullanmama İptali

Uyuşmazlığın Konusu

Uyuşmazlık, Madrid Protokolü kapsamında Türkiye'yi belirleyen bir uluslararası marka başvurusunun önceki tarihli bir ulusal marka nedeniyle reddedilmesinin ardından açılan kullanmama iptali davasına ilişkindir.

Davacı, 3, 7 ve 8. sınıftaki mallar için 26.08.2019 tarihinde Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası başvuru yapmıştır. TÜRKPATENT, davalıya ait 2003 tarihli önceki markayla aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu gerekçesiyle başvuruyu SMK m. 5/1-ç uyarınca reddetmiştir.

Davacı, ret kararına karşı Kurum nezdindeki yolu zorlamak yerine engelin kendisini hedef almıştır: davalı markasının SMK m. 9 kapsamındaki kullanma yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürerek tescilli olduğu tüm emtia bakımından kullanmama nedeniyle iptalini talep etmiştir.

Davalı, 1995 yılında kurulduğunu, markayı 2003 yılında tescil ettirdiğini ve aralıksız kullandığını savunmuş; belge, fotoğraf, servis kayıtları ve sipariş formlarıyla kullanımın ortaya konulduğunu ileri sürmüştür.

Mahkemelerin Yaklaşımı

İlk derece mahkemesi, toplanan deliller ve ayrıntılı bilirkişi raporları karşısında kullanımın yalnızca dar bir emtia grubu bakımından ispatlandığı sonucuna varmıştır. Kararda, 7. sınıftaki içecek yapım ve işleme makineleri ile gıda işlenmesinde kullanılan makineler ve 11. sınıftaki su yumuşatma cihazları, su arıtma cihazları, su arıtma tesisatı ve atık arıtma tesisatı bakımından ciddi kullanımın ispat edildiği; aynı sınıflardaki sair emtia bakımından ise sunulan delillerin ciddi kullanımı ortaya koymadığı saptanmıştır. Dava bu doğrultuda kısmen kabul edilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi, tescil kapsamının fiili durumunu yeniden incelemiştir. Davalı markasının 7. sınıfta "gıda işletmesinde kullanılan makineler" ve "içecek yapım ve işleme makineleri" bakımından tescilli olmadığı görülmüş; bilirkişi ek raporunda da kullanımın 11. sınıftaki arıtma cihazları ile sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Tescilde bulunmayan bir alt sınıf bakımından kurulan ret hükmünün infazda karışıklığa yol açacağı gerekçesiyle ilk derece kararı kaldırılmış ve yeniden hüküm kurulmuştur. Yeni hükümde marka, 11. sınıftaki dört arıtma emtiası dışında kalan tüm 11. sınıf malları ile 7. sınıftaki tüm mallar bakımından iptal edilmiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi kararını onamıştır.

Karardan Çıkan İlkeler

Ret Kararı Hukuki Yararı Kurar

Kararın en dikkat çekici yanı, davacının hukuki yararının tartışmasız kabul edilmesidir. Madrid Protokolü kapsamındaki başvurusu SMK m. 5/1-ç uyarınca reddedilen kişi, ret gerekçesi yapılan markaya karşı iptal davası açmakta somut ve güncel bir yarara sahiptir. Engel ortadan kalktığında ret kararının dayanağı da çöker.

Bu, uygulamada yeterince kullanılmayan bir yoldur. Ret kararıyla karşılaşan marka sahiplerinin çoğu yalnızca Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu yoluna yönelir. Oysa engel markanın beş yıldan uzun süredir tescilli ve fiilen kullanılmıyor olması hâlinde, SMK m. 26 kapsamındaki iptal talebi çok daha kesin bir sonuç üretir.

Uluslararası Tescil Ayrıcalık Sağlamaz, Ama Dezavantaj da Yaratmaz

SMK m. 14/1, Madrid Protokolü kapsamındaki uluslararası başvurunun Kuruma doğrudan yapılan başvuruyla aynı sonuçları doğuracağını düzenler. Karar bu eşdeğerliği iki yönlü olarak teyit eder. Uluslararası başvuru sahibi, ulusal başvuru sahibiyle aynı mutlak ret incelemesine tabidir; buna karşılık ulusal başvuru sahibinin sahip olduğu tüm dava yollarından da aynı ölçüde yararlanır.

Kısmi İptalde Tescil Kapsamı Esas Alınır

Bölge Adliye Mahkemesi'nin müdahalesi, kısmi iptal hükümlerinde sık görülen bir usul hatasını düzeltmiştir. İptal veya ret hükmü, markanın gerçekte tescilli olmadığı bir emtia bakımından kurulamaz. Böyle bir hüküm infaz aşamasında karışıklık doğurur.

Uygulamada bilirkişi raporları, dava dilekçesindeki emtia listesini tescil kapsamıyla karşılaştırmadan değerlendirme yapabilmektedir. Kısmi iptal talep eden tarafın, sicil kaydındaki emtia listesini talep sonucuyla birebir örtüştürmesi gerekir.

Ciddi Kullanım Sınıf Bazında Değil Emtia Bazında İncelenir

Karar, kullanımın sınıfın tamamına teşmil edilmediğini göstermektedir. Davalı, 11. sınıfta tescilli olduğu emtianın yalnızca dört kaleminde ciddi kullanımı ispatlayabilmiş; aynı sınıftaki diğer mallar bakımından marka iptal edilmiştir. Kullanım delili, hangi somut mal veya hizmet için sunuluyorsa yalnızca onu ayakta tutar.

Bu yaklaşım, geniş emtia listeleriyle yapılan savunmacı tescillerin sınırını çizer. Portföy yönetiminde, gerçekten kullanılan emtianın belgelenmesi ve fatura, katalog, sipariş formu ile servis kaydı gibi delillerin emtia bazında arşivlenmesi gerekir¹.

Uygulamadaki Değeri

Karar, marka vekilliği ve dava pratiği bakımından üç somut sonuç üretir.

Birincisi, yurt dışından Türkiye'ye yönelen bir başvuru reddedildiğinde yapılacak ilk çalışma, engel markanın sicil durumu değil kullanım durumudur. Tescil tarihi beş yılı aşmışsa piyasa araştırması yapılmalıdır.

İkincisi, iptal davası ile YİDK kararının iptali davası birbirini dışlamaz. İki yol paralel yürütülebilir; engel markanın iptali, ret kararının dayanağını geriye etkili biçimde ortadan kaldırır.

Üçüncüsü, savunma tarafında yer alan marka sahipleri bakımından ders açıktır. Tescil kapsamı geniş tutulan markalarda kullanım delili, tescil edilen her emtia kalemi için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Aksi hâlde marka, kullanılan dar çekirdeğe indirgenir.

Konunun bütünü için Madrid Protokolü ile uluslararası marka tescili incelemesine, iptal ölçütleri için kullanmama nedeniyle marka iptali rehberine, genel çerçeve için marka hukuku rehberine ve marka hukuku çalışma alanına bakılabilir.

Kaynakça